Muito se tem discutido sobre a possibilidade de contratação junto a sites de buscas, em especial à ferramenta “Google Ads”, de utilização de determinadas palavras-chaves como propaganda de produto próprio.

Assim, por exemplo, escolhe-se determinada palavra, via de regra a marca de um concorrente ou algo que faça alusão a ele, para que potencial cliente ao realizar tal busca seja remetido ao site de quem contratou ou serviço (link patrocinado).

Nesse sentido, a dúvida que surge é se tal contratação é lícita?

Ainda, indaga-se se o site prestador dos serviços de busca também pode ser responsabilizado por eventual uso indevido de marca ou nome.

Ao enfrentar casos dessa natureza, o Judiciário pátrio tem vedado tal utilização, especialmente sobre a argumentação que trata-se de uso indevido de marca, caracterizando desvio de clientela.

Desse modo, a utilização de marca alheia, tanto como palavra-chave quanto como parte do texto do anúncio sem a devida autorização de sua proprietária, constitui violação dos direitos marcários, podendo, inclusive, em tese, caracterizar crime contra o registro de marca, conforme tipificado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão;

Resta claro também, que o uso desautorizado de marca da concorrente para realização de publicidade na internet caracteriza concorrência desleal, conforme preceitua o inciso III, do artigo 195 da Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/96):

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

. . .

III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência dos nossos tribunais, reconhecendo que a utilização de marcas de terceiros para o desvio de clientela por meio de links patrocinados constitui prática de concorrência desleal e gera o dever de indenizar:

Apelação. Direito Empresarial. Nome empresarial. Ação inibitória com pedido de indenização por danos materiais e morais (…). Mérito. Concorrência desleal. ‘Google AdWords’. Utilização indevida de marca alheia como palavra-chave no mecanismo de pesquisa. Manobra realizada com o intuito de desvio de clientela. Art. 195, III, da LPI. Hipótese que autoriza a retirada imediata da palavra-chave do sistema de busca. Danos morais configurados. Majoração devida. Importe fixado em R$ 20.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso das rés improvido e provido o do autor.

(TJSP – Ap. 1023599-70.2018.8.26.0114, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Re. Des. HAMID BDINE, j. 22/02/2019, v.u.)

Note-se que além de utilizar o nome de terceiros sem qualquer autorização em título de anúncio, se aproveita disso em flagrante uso parasitário de nome e marca, além de concorrência desleal, causando enorme prejuízo à detentora original do nome/marca. Nesse sentido, também a doutrina pátria tem entendimento pacífico sobre o tema:

[…] O terceiro que estiver utilizando-se de marca idêntica ou similar, para produtos diferentes daqueles assinalados pela marca, estará utilizando-se da ‘fama’ desta marca, ou seja, estará se aproveitando dos valores nela embutidos ou inerentes a ela. Este ‘aproveitamento’ não pode ser admitido, ensejando ação de responsabilidade civil contra a pessoa que da marca utilize-se indevidamente. Parte-se da premissa de que o titular da marca certamente investiu grandes quantias em sua marca para desfrutar dessa qualidade, e não para que outros dela se utilizem. Além disso, como visto, a situação poderá acarretar prejuízos ao titular da marca. Prejuízos ocasionados, basicamente, pela perda de distintividade da marca.

(Fabbri Moro, Maitê Cecília, Direito de Marcas, Editora RT, 2.003, p. 133.)

Por fim, há que se pontuar que o próprio provedor de serviços de buscas, também pode ser responsabilizado pelo uso indevido da marca ou nome, pois ao receber a proposta de contratação do serviço deve fazer uma análise ou controle prévio, e verificar se não pode correr danos a terceiros.

A partir do momento em que determinado site se propõe a disponibilizar serviços de pesquisas na internet, e não faz uma análise prévia do potencial risco de lesão, invariavelmente deve sofrer as consequências derivadas de seu ato omissivo, ainda mais se obtém proveito econômico para tanto.

Não pode o contrato firmado entre anunciante e prestador dos serviços gerar danos a terceiros e somente o anunciante ser responsabilizado.  Nesta hipótese a responsabilidade dos contratantes é solidária, mormente em razão da função social dos contratos.

Assim, o direito à propriedade da marca e do nome, bem como a vedação ao seu uso indevido é amplamente protegido pela legislação, corrobora também pelas decisões de nossos tribunais e pela doutrina pátria.

Autores:

Maurício Dellova de Campos
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Isabela Faria
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Antonio Tomasillo
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